作者：陈国江

【内容摘要】专利法于2008年12月27日、专利法实施细则于2010年1月9日再次修订，最高人民法院也于2009年12月28日发布法释（2009）21号《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》。专利权纠纷案件适用法律有了新变化，给司法实践带来新挑战。

【关键词】

一、专利侵权中等同原则的适用

等同原则（Doctrine of Equivalents，简称为“DOE”），是指被控侵权物（产品或方法）中有一个或者一个以上技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比，从字面上看不相同，但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征。这种情况下，应当认定被控侵权物（产品或方法）落入了专利权的保护范围。

最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(法释[2001]21号)（下简称“若干规定”）第七条：“等同原则是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”基本相同的手段、基本相同的功能、基本相同的效果，是判断两个技术特征是否等同的客观标准；本领域的普通技术人员是判断两个技术特征是否等同的主观标准。这里强调的是基本相同，而不是完全相等。最高人民法院《关于审理专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）（下简称“司法解释”）第七条第二款再次对等同原则进行了规定：“被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围”。实践中，由于进行等同物替换导致效果有所不同，如可能优于专利或者劣于专利，但只要是在实现发明目的范围内的变化，都应当属于等同所说的基本相同的范围内。改劣发明只是在符合等同条件下方能认定侵权，如果因为改劣发明致使不能实现发明目的，或者技术手段发生了根本变化，就不构成侵权。

在薛胜国与赵相民等专利侵权案〔（2009）民申字第1562号〕中，最高人民法院对适用等同原则时如何具体判断“三个基本相同”和“显而易见性”作了比较深入的分析。最高人民法院同时指出，专利权人在侵权诉讼程序中对其技术特征所做的解释如果未超出其权利要求书的记载范围，也与其专利说明书及附图相吻合时，可以按照其解释限定该技术特征。

二、独立权利要求无效，从属权利要求是否有效

2002年10月24日，陈某向国家知识产权局申请了名称为“管道井组件”的实用新型专利。2003年7月9日，国家知识产权局予以授权并公告。该专利授权公告时的权利要求有6项，其中独立权利要求1为：“一种管道井组件，其特征在于该管道井组件由组件单元构成，组件单元由面板和侧面板构成，两者连为一体。”权利要求2为：“根据权利要求1所述的管道井组件，其特征在于组件单元中设有一层网格布在组件单元的两端向外延伸形成一条与墙体连接的连接边。”

2005年2月，浙江某建筑公司针对涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求。专利复审委经审查，于2006年6月22日作出无效宣告请求审查决定，决定宣告涉案专利的权利要求1、3～6无效，维持权利要求2有效。该复审决定书已生效。

本案所涉即是“独立权利要求无效，从属权利要求是否有效”的问题。

《专利法实施细则》第二十条规定，专利权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。从属权利要求应当用附加技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。由此可知，独立权利要求和从属权利要求共同构成了一个完整的权利要求书，其中，被引用的权利要求为独立要求，而用以限定独立权利要求的为从属权利要求。

专利权的独立权利要求被宣告无效，应当重新准确界定其专利权保护范围，以每一个维持有效的权利要求与其所引用的权利要求分别作为确定专利权保护范围的依据，即以维持有效的权利要求记载的技术特征与其所引用的权利要求记载的都系各自不同的完整的技术方案，应当分别受到保护。本案中，涉案专利除权利要求2外的其他权利要求均被宣告无效，而原权利要求2从属于原权利要求1，故原权利要求1所记载的技术特征作为公知技术成为涉案专利的前序部分，与原从属权利要求2所记载的技术特征构成一个完整的技术方案，形成新的专利保护范围，该新的专利保护范围所包含的全部技术特征均为实现该专利的必要技术特征。

三、当事人能否选择从属权利要求确定专利权保护范围

《专利法》第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。《专利法实施细则》第二十条第一款规定，权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。由于《专利法》第五十九条第一款所说的“权利要求”没有仅限定为《专利法实施细则》第二十条第一款规定的“独立权利要求”，因此也应当包括实施细则规定的“从属权利要求”。“从属权利要求”是附加的技术特征，对其所引用的权利要求包括独立权利要求作进一步的限定，因此从属权利要求所限定的专利权的保护范围要小于独立权利要求或者其所引用的权利要求所限定的专利权的保护范围。因此，在当事人放弃独立权利要求，自愿选择从属权利要求作为其专利权保护范围的依据的情况下，由于这种选择既不违反法律，也没有损害社会公众利益，是当事人对自己权利自由处分的体现，法律应当允许。

四、改劣技术方案是否落入专利权保护范围

有一个美国的关于改劣发明的案例，就是1988年的来川公司诉剑桥钢丝布公司案。原告的专利涉及一种由链环组成的传送带，其权利要求规定，链环之间的距离比链环的宽度略微大一点。专利说明书中的方案显示，链环之间的距离和链环的宽度的比例是1.06:1。被控物链环之间的距离和链环宽度的比例是1.35:1。被告指出，被控物已经不是比每个链环宽度大一点了，而是大出很多，因此不应该构成侵权。联邦巡回上诉法院认为，专利权利要求明确提出使链环间隔开的这种设计是为了使传送带减少弯曲度和增加抗切强度。被控物也有类似的特性，只不过它承受弯曲和拉力的程度不如专利那么好。这一点本身并不意味着被控侵权物就不构成专利侵权了。法院经过比较被控物与专利的技术特征，认为被控物构成了等同侵权。

变劣行为是改变专利技术方案并使其技术效果降低的行为，变劣侵权是构成侵犯专利权的变劣行为。但变劣行为只有符合一定条件才能构成侵犯专利权的行为，这些条件包括变劣行为必须是对专利方案的技术特征的变更，变劣后的技术方案实现了技术效果的降低，变劣行为与技术效果的降低具有因果关系，变劣后的技术未落入现有技术的范围及变劣行为的显而易见性。

在张建华与直连公司等专利侵权案〔（2008）民提字第83号〕中，最高人民法院认为，人民法院判断被控侵权技术方案是否落入专利权保护范围时，应当将被控侵权技术方案的技术特征与专利权利要求记载的全部技术特征进行对比；若被控侵权技术方案缺少某专利技术特征而导致技术效果的变劣，则应认定被控侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

五、禁止反悔规则适用

禁止反悔规则，是指当一方当事人作出某种行为，且被他人所信赖，该当事人以后就不能再否认该行为。《司法解释》第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”该规定就是专利法理论上的禁止反悔规则，也是对等同原则适用的一种限制。专利权人对其在授权或无效宣告程序中已放弃的内容，不能通过等同原则的适用再纳入专利权的保护范围。该条强调的是，专利申请人、专利权人客观上所作的限制修改或者意见陈述。该修改或者陈述是权利人主动还是应审查员要求所为，与专利授权条件是否具有法律上的因果关系以及是否被审查员最终采纳，均不影响该规则的适用。

在沈其衡与盛懋公司专利侵权案〔（2009）民申字第239号〕中，最高人民法院审查认为，在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，合理确定专利权的保护范围。

六、被告提起专利无效申请，案件是否中止诉讼

《若干规定》第八条规定：“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告请求中止诉讼的，应当在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求。”

第九条规定：“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：（一）原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的；（二）被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；（三）被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的；（四）人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。

第十条规定：“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。

第十一条规定：“人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。”

《若干规定》第八条有关原告在提起实用新型专利侵权案件诉讼时必须提供检索报告的规定，立法目的是为了保障权利人的合法权益，提供了检索报告（专利法实施细则第56条将“检索报告”改为“专利权评价报告”）的实用新型专利相对而言比较稳定，案件尽量不中止，减少原告诉累。但检索报告并不是原先提起实用新型专利侵权诉讼的前提条件。在最高人民法院（2001）民三函字第2号《关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请求的答复》中明确：“法释（2001）21号第八条的规定是根据专利法第五十七条第二款的规定作出的，主要针对在专利侵权诉讼中因被告提出宣告专利权无效导致中止诉讼问题而采取的措施，检索报告只是作为实用新型专利权有效性的初步证据，并非出具检索报告是原告是提起实用新型专利侵权诉讼的条件。只要原告的起诉符合民事诉讼法第一百零八条的规定，人民法院均应当立案受理。”

第九条规定了一般情况下，在外观设计和实用新型专利案件中，被告在答辩期间内同时提出了原告专利无效请求的，人民法院应当中止诉讼，同时又规定了人民法院可以根据原告提供的实用新型检索报告，或者被告提供的证据来自行作出是否中止诉讼的判决。这三种情况是：（1）原告出具的实用新型检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的；（2）被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；（3）被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的。

在第一种情况下，由于实用新型检索报告是由国家知识产权局出具的，通过检索大量的技术文献，最终作出实用新型专利是否丧失专利性的评价。检索报告的作用在于证明了实用新型专利具有相当大的确定性，即使被告在答辩期间内提出专利无效请求，法院也可以不中止诉讼。

如果被告提供的证据足以证明其使用的技术是公知的，不管原告的专利是否无效，法院也不必中止诉讼。

被告提供的宣告专利无效的证据明显不能成立的，法院可以径行判决。

第十条给法院留下很大自由裁量的空间，规定即使被告是在答辩期间届满后才提出宣告专利无效请求的，在法院认为有必要的前提下，仍可中止诉讼。

七、侵权赔偿数额确定

（一）法律和相关司法解释规定的赔偿额计算方法

《专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。 权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”

《若干规定》第二十条规定：“人民法院依照专利法第五十七条第一款（现为第六十条第一款）的规定追究侵权人的赔偿责任时，可以根据权利人的请求，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定赔偿数额。权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的，侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。

根据上述规定可知，专利侵权损害赔偿额的计算方法有以下四种：以专利权人因被侵权所受到的实际经济损失作为损失赔偿额；以侵权人因侵权行为获得的全部利润作为损失额；在被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，可以参照专利许可使用费的合理倍数确定；权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

（二）四种赔偿额计算方法的选择和适用顺序

1.在适用顺序上，前两种方法应优先考虑，并且可由权利人根据情况享有选择权。当前两种方法都不能确定时，才可以采用第三种方法。当前面几种方法均无法适用时，才能适用第四种方法。

2.权利人有权选择四种赔偿方法之一提起诉请，允许直接选择定额赔偿。如果权利人未明确赔偿计算方法的，法官应予以释明，要求权利人明确选择，如果权利人不作选择的，按定额赔偿方法计算。若法官释明后，权利人仍坚持其原选择请求赔偿，而其选择赔偿依据又确实不足时，可依法驳回权利人赔偿诉请。

（三）最高人民法院对此问题的审判政策

在确定损害赔偿时要善用证据规则，全面、客观地审核计算赔偿数额的证据，充分运用逻辑推理和日常生活经验，对有关证据的真实性、合法性和证明力进行综合审查判断，采取优势证据标准认定损害赔偿事实。对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额，但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的，应当综合全案的证据情况，在法定最高限额以上合理确定赔偿额。除法律另有规定外，在适用法定赔偿时，合理的维权成本应另行计赔。适用法定赔偿时要尽可能细化和具体说明各种实际考虑的酌定因素，使最终得出的赔偿结果合理可信。根据权利人的主张和被告无正当理由拒不提供所持证据的行为推定侵权获利的数额，要有合理的根据或者理由，所确定的数额要合情合理，具有充分的说服力。注意参照许可费计算赔偿时的可比性，充分考虑正常许可与侵权实施在实施方式、时间和规模等方面的区别，并体现侵权赔偿金适当高于正常许可费的精神。注意发挥审计、会计等专业人员辅助确定损害赔偿的作用，引导当事人借助专业人员帮助计算、说明和质证。积极探索知识产权损害赔偿专业评估问题，在条件成熟时适当引入由专业机构进行专门评估的损害赔偿认定机制。

八、关于公证取证

在知识产权案件中，从权利存在及其存在状态到侵权人、侵权行为状态、侵权损害程度，从版权保护到商标权、专利权及其他权益的保护，都能以公证证据来证明。实践证明，公证取证有利于权利人履行举证责任，有利于制止和制裁侵权行为。对于公证取证，最高人民法院虽仅在《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中有所规定，即“当事人自行或者委托他人以定购、现场交易等方式购买侵权复制品而取得的实物、发票等，可以作为证据；公证人员在未向涉嫌侵权的一方当事人表明身份的情况下，如实对另一方当事人按照前述方式取得的证据和取证过程出具的公证书，应当作为证据使用，但有相反证据的除外”，但对于其他知识产权案件，可以参照上述规定执行。

《民事诉讼法》第六十七条规定，经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定案件事实的依据，但有相反证据足以推翻公证证明的除外。因此，通过公证取得的证据的效力并不是绝对的，其只能作为认定案件事实的初步证据。同时，还必须符合以下条件： 1.公证机关的公证活动必须符合法律规定的程序。 2.公证的内容必须是合法的。对于通过隐瞒真实身份取得的证据，如果不是以引诱、欺骗、威胁或者其他违反法律规定的方式取得，不属于“陷阱取证”，可以作为定案依据。